Decisão do STJ destaca que ao depositante é assegurado o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca
Notícia publicada em 17/10/2011

Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça deferiu ao depositante de uma marca junto ao INPI o direito a sua proteção independentemente do registro.

O Juízo de 1a instância julgou extinto o processo sem resolução do mérito fundamentando ausência de interesse processual decorrente da falta de registro da marca no INPI.

A questão foi levada ao Superior Tribunal de Justiça e, no entendimento da Ministra Nancy Andrighi, o acórdão recorrido violou o art. 130, III, da Lei n. 9.279/1996, que é expresso em conferir também ao depositante o direito de zelar pela integridade material e reputação de sua marca. Entendeu que por mais que o art. 129 da mesma lei subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI a demora na outorga do registro não pode andar a favor do contrafator.

E a Lei da Propriedade Industrial, dispõe em seu artigo 130, inciso III: "Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: [...] III - zelar pela sua integridade material ou reputação".

Vale transcrever, resumidamente, a recentíssima decisão do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.032.104-RS:

“...Discute-se no REsp se o depósito de marca junto ao INPI confere ao depositante o direito à sua proteção independentemente do registro. Na espécie, a recorrente propôs contra a recorrida ação de busca e apreensão de produtos com sua marca – na qualidade de detentora de seu depósito, pendente de registro no INPI –, aduzindo utilização indevida e desautorizada. O tribunal a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual decorrente da falta de registro da marca no INPI. A Turma entendeu que o acórdão recorrido violou o art. 130, III, da Lei n. 9.279/1996, que é expresso em conferir também ao depositante – e não apenas ao titular do registro da marca – o direito de “zelar pela sua integridade material ou reputação”. E que, de fato, o art. 129 da citada lei, invocado pelo acórdão recorrido, subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI, que confere ao titular o direito real de propriedade sobre ela. Mas a demora na outorga do registro não pode andar a favor do contrafator. Assim, não apenas ao titular do registro, mas também ao depositante é assegurado o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme o disposto no citado artigo, configurando-se o interesse processual...”

A Lei 9.279/96 também preceitua em seu artigo 209:

“ Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. ”

Conforme informou o advogado Maricel Araujo Moraes Junior do escritório FERREIRA & CAILLEAUX Advogados Associados, ao sopesar o recente julgado do STJ em consonância com o disposto na Lei da Propriedade Industrial - Lei 9.279/96, que assegura o direito de zelar pela reputação da marca e o ressarcimento dos prejuízos, conseqüentemente a lei prevê a possibilidade do Poder Judiciário conceder indenização por danos morais àqueles que sofrerem contrafação de marca, desde que a violação possa causar prejuízo ao reconhecimento / reputação da marca junto ao mercado.

Como mencionado na decisão, o depositante da marca junto ao INPI tem o direito de zelar pela integridade material e reputação de sua marca, mesmo ainda que não tenha sido efetivado o registro.

A decisão do STJ é importante pois prioriza, o direito do depositante, a importância da marca para o seu titular e, além disso, o impacto que causa no mercado consumidor, como signo distintivo que é dos produtos que designa, identificando o próprio empresário e atestando a qualidade e/ou eficiência dos seus produtos/serviços.

É de se ressaltar, que não basta àquele que sofre a violação de registro de marca que o contrafator simplesmente deixe de utilizar a expressão que causa confusão, pois a questão vai além da mera abstenção do uso, atingindo a identidade do empresário no mercado, que merece ser indenizado moralmente, em virtude da má utilização da marca pelo contrafator, que acarreta diminuição do poder atrativo e valor do produto original junto ao mercado.



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